Лицензиар нарушил ИЛД, но незаконного использования товарного знака нет, т.к. есть исчерпание. Так ли это?

Есть исключительный лицензионный договор (далее - ИЛД), в котором не изменено общее правило пункта 1.1 ст. 1236 ГК РФ. Тем не менее, лицензиар (производитель из КНР), решив заработать, продал товар в РФ. Исключительный лицензиат предъявил иск к импортеру о взыскании компенсации на основании пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, но в размере однократной стоимости товара.

На представление согласия на ввоз от правообладателя из КНР суд, что это ничтожная сделка как противоречащая п. 1.1 ст. 1236 ГК РФ.

Вопросы, мое мнение.

1. Знак размещен на товаре законно, ввоз осуществлен с согласия правообладателя. Поэтому деликта, нарушения прав на тов. знак нет, а есть только нарушение лицензиаром своих обязанностей перед лицензиатом, что не имеет отношения к вопросу о нарушении исключительных прав.

2. Компенсация в двукратном размере стоимости товара с незаконным размещением, типа самостоятельно уменьшенная истцом (исключительным лицензиатом) до однократной стоимости товара, неприменима к товару с законным размещением тов. знака.

Как вывод, решение подлежит отмене апелляционным судом, а иск – отклонению, раз предмет иска уже нельзя менять.

Коллеги, а каково ваше мнение, особенно, по вопросу 1 (по вопросу 2 видел в суд. практике иную позицию – например, мое дело № А56-126835/2018).

• 0

Насколько я понимаю, правообладатель предосталяя ИЛ имеет право сам распоряжаться тз, если иное для  конкретных ситаций прямо не оговорено в договоре ИЛ. Иное бы означало, что предоставление ИЛ равнозначно отчуждению тз, что очевидно не так.

1.1. Лицензиар не вправе сам использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в тех пределах, в которых право использования такого результата или такого средства индивидуализации предоставлено лицензиату по договору на условиях исключительной лицензии, если этим договором не предусмотрено иное.
(п. 1.1 введен Федеральным законом от 12.03.2014 N 35-ФЗ)

Сообщение отредактировал Джермук: 12 August 2026 - 16:20

• 0

Уважаемый Валерий Юрьевич, вы подняли третий вопрос. По моему первому вопросу, даже если лицензиар не вправе использовать СИ по ИЛД, то тем не менее продажа им товара со СИ - это лишь нарушение своих договорных обязательств перед лицензиатом, но не незаконное использование третьим лицом товарного знака; иными словами, товар не становится контрафактным.

По вашему вопросу. На мой взгляд, указанная вами редакция закона как раз таки по общему правилу лишает на время лицензиара прав, переданным им по ИЛД. К примеру, если правообладатель дал право по ИЛД на всю РФ, то как бы РФ для самого правообладателя становится "закрытой" на период действия ИЛД. 

• 0

Уважаемый Валерий Юрьевич, вы подняли третий вопрос. По моему первому вопросу, даже если лицензиар не вправе использовать СИ по ИЛД, то тем не менее продажа им товара со СИ - это лишь нарушение своих договорных обязательств перед лицензиатом, но не незаконное использование третьим лицом товарного знака; иными словами, товар не становится контрафактным.

По вашему вопросу. На мой взгляд, указанная вами редакция закона как раз таки по общему правилу лишает на время лицензиара прав, переданным им по ИЛД. К примеру, если правообладатель дал право по ИЛД на всю РФ, то как бы РФ для самого правообладателя становится "закрытой" на период действия ИЛД. 

С первым я солидарен, т.к. лицензиар не является в такой ситуации неким третьим лицом.

По второму вопросу я полагаю, что предоставляя ИЛ сам правообладатель тем не менее, остается "правообладателем", если в договоре ИЛ эта ситуация прямо не оговорена (запрет на свою деятельность по всем направлениям и ситуациям). 

• 0

"Лицензиар не вправе сам использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в тех пределах, в которых право использования такого результата или такого средства индивидуализации предоставлено лицензиату по договору на условиях исключительной лицензии, если этим договором не предусмотрено иное".

Читаю так (в моей конкретной ситуации). Надо смотреть ИЛД по мадридскому знаку. Если в нем указано, что исключительное право на использование ТЗ в РФ, то РФ для лицензиата закрыта, если в самом договоре не указано право лицензиата "на РФ" в том или ином виде (способы использования тз) (", если этим договором не предусмотрено иное").  

• 0